2015年，某高新科技集團(tuán)推出一款企業(yè)級(jí)智能移動(dòng)辦公平臺(tái)——釘釘。某科技公司（以下簡(jiǎn)稱科技公司）和某信息公司（以下簡(jiǎn)稱信息公司）是研發(fā)并提供釘釘產(chǎn)品和服務(wù)的主體。

原告注冊(cè)的第42類翅膀圖形商標(biāo)

2014年7月7日、2015年1月13日，該高新科技集團(tuán)分別申請(qǐng)注冊(cè)了第42類軟件運(yùn)營服務(wù)等類別“釘釘”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱第42類“釘釘”文字商標(biāo)）、第42類軟件運(yùn)營服務(wù)等類別翅膀圖形商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱第42類翅膀圖形商標(biāo)），注冊(cè)公告日期分別為2015年8月14日、2017年12月21日。科技公司和信息公司經(jīng)授權(quán)，享有前述兩類注冊(cè)商標(biāo)的使用權(quán)。

隨著兩商標(biāo)經(jīng)過長(zhǎng)期使用和推廣，逐漸在國內(nèi)享有較高知名度，2016年9月12日，該高新科技集團(tuán)又申請(qǐng)注冊(cè)了第43類餐廳等類別翅膀圖形商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱第43類翅膀圖形商標(biāo)），注冊(cè)公告日期為2018年5月7日?？萍脊竞托畔⒐窘?jīng)授權(quán)，享有該商標(biāo)使用權(quán)，并與從事相關(guān)餐飲服務(wù)的企業(yè)合作，為他們提供釘釘軟件等產(chǎn)品或服務(wù)。

2016年12月28日，某餐飲集團(tuán)創(chuàng)始人賀某從案外人受讓了第43類餐廳等類別、第29類食品等類別“釘釘冒菜”文字商標(biāo)，兩商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日為2015年11月19日。

2017年3月，該餐飲集團(tuán)孵化的首家項(xiàng)目子公司——某餐飲公司（以下簡(jiǎn)稱餐飲公司）成立，在招商手冊(cè)中載明釘釘冒菜圖文組合標(biāo)識(shí)為其經(jīng)營的一家品牌，并在同頁印有該品牌公司字樣。

2020年9月，釘一釘冒菜店成立，經(jīng)營者為賀某，亦在店鋪招牌、宣傳展板、點(diǎn)餐牌、室外立式海報(bào)以及某外賣平臺(tái)線上店鋪等上使用了釘釘冒菜圖文組合標(biāo)識(shí)。

餐飲公司、釘一釘冒菜店在使用“釘釘冒菜”注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，實(shí)施了大量非原樣使用行為。比如，改變“釘釘冒菜”的字體并對(duì)其進(jìn)行拆分，橫向突出放大“釘釘”二字，并縮小“冒菜”二字豎向排列在“釘釘”的右側(cè)。線上店鋪的菜單中也大量使用“釘釘+食品名稱”的文字組合，如“釘釘?午餐肉”等。

科技公司和信息公司發(fā)現(xiàn)后認(rèn)為，第42類“釘釘”文字商標(biāo)和翅膀圖形商標(biāo)，經(jīng)過長(zhǎng)期的使用和推廣，在國內(nèi)已為相關(guān)公眾廣泛知曉并具有較高的知名度和影響力，屬于馳名商標(biāo)。某品牌公司、餐飲公司、釘一釘冒菜店、賀某、外賣平臺(tái)運(yùn)營商的行為破壞了前述商標(biāo)與軟件運(yùn)營服務(wù)之間的直接密切聯(lián)系，減弱前述商標(biāo)的顯著性，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。故起訴到上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，請(qǐng)求判決五被告停止侵權(quán)、公開消除影響、賠償損失300萬元。

兩原告還提交了營業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)文件、推廣報(bào)道等證據(jù)。其中，網(wǎng)名為“熱血小曾”的用戶曾在釘一釘冒菜店線上店鋪發(fā)布評(píng)價(jià)稱，“釘釘不止可以辦公還可以吃冒菜，這邊新開了一家釘釘冒菜店”。被告賀某曾與設(shè)計(jì)公司簽訂設(shè)計(jì)方案，也載明要“借勢(shì)營銷”“利用品牌名所具備的市場(chǎng)背書，迅速打造知名度”等。

鑒于該案涉及馳名商標(biāo)的認(rèn)定、案情較為復(fù)雜、對(duì)于同類案件具有普遍法律適用的指導(dǎo)意義，2021年12月，上海市高級(jí)人民法院作出民事裁定書，對(duì)案件予以提級(jí)管轄。

“權(quán)利人已注冊(cè)防御商標(biāo)，本案缺乏認(rèn)定馳名商標(biāo)的必要性。”庭審中，原、被告圍繞“認(rèn)馳必要性”等問題展開了激烈交鋒。

被告認(rèn)為，本案中，原告已經(jīng)享有第43類翅膀圖形商標(biāo)，即防御商標(biāo)，可將其作為權(quán)利基礎(chǔ)進(jìn)行商標(biāo)維權(quán)。沒有必要認(rèn)定第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)為馳名商標(biāo)。即使認(rèn)定馳名商標(biāo)，也應(yīng)以被告“釘釘冒菜”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日，即2015年11月19日作為時(shí)間節(jié)點(diǎn)。原告目前的證據(jù)不足以證明第42類“釘釘”文字及翅膀圖形商標(biāo)在2015年11月19日之前已經(jīng)構(gòu)成馳名商標(biāo)。

被告還提出，被告賀某享有“釘釘冒菜”商標(biāo)，核準(zhǔn)使用服務(wù)項(xiàng)目包括餐飲。因此，他們?cè)诓宛^、餐廳服務(wù)及宣傳餐館服務(wù)上使用“釘釘冒菜”標(biāo)識(shí)屬于合法使用。被控侵權(quán)翅膀圖形標(biāo)識(shí)是其獨(dú)立創(chuàng)作而來，與原告權(quán)利商標(biāo)不相同也不近似，被告的行為不構(gòu)成侵權(quán)。

兩原告則堅(jiān)持要求認(rèn)定第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)為馳名商標(biāo)。他們表示，雖然原告享有防御商標(biāo)，但在同時(shí)擁有多類別注冊(cè)商標(biāo)的情況下，原告有權(quán)根據(jù)訴訟策略、侵權(quán)情況，選擇主張某一商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)。本案中，認(rèn)定馳名商標(biāo)更有利于原告的商標(biāo)權(quán)利保護(hù)。

上海市高級(jí)人民法院審理后認(rèn)為，原告提交了大量證據(jù)，足以證明第42類“釘釘”文字商標(biāo)和翅膀圖形商標(biāo)在被告使用之時(shí)已經(jīng)馳名。被告在第35類商業(yè)經(jīng)營服務(wù)、第43類餐飲服務(wù)和第29類食品產(chǎn)品上非原樣注冊(cè)商標(biāo)使用行為，足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，減弱了涉案馳名商標(biāo)的顯著性，不正當(dāng)利用了該馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)，致使原告利益受損，侵犯了原告馳名商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)利。

但是，沒有證據(jù)表明，在被告“釘釘冒菜”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之時(shí)，即2015年11月19日，原告第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)。因此，被告可在其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)范圍內(nèi)繼續(xù)合法使用被訴“釘釘冒菜”商標(biāo)，不構(gòu)成對(duì)原告涉案商標(biāo)的侵犯。當(dāng)然，在原告涉案商標(biāo)業(yè)已馳名的情況下，被告應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格規(guī)范使用其“釘釘冒菜”注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)的使用負(fù)有更高注意義務(wù)，不得進(jìn)行所謂“借勢(shì)營銷”，不得突出或者單獨(dú)使用“釘釘”，更不得對(duì)其“釘釘冒菜”注冊(cè)商標(biāo)變?cè)觳鸱质褂谩?br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px;"/>

被告外賣平臺(tái)運(yùn)營商收到訴狀后及時(shí)履行了“通知?jiǎng)h除”義務(wù)，已盡平臺(tái)注意義務(wù)，無需承擔(dān)責(zé)任。

綜上，上海市高級(jí)人民法院一審判決被告某品牌公司、餐飲公司、釘一釘冒菜店、賀某停止侵害并公開消除影響，餐飲公司、賀某連帶賠償50萬元，某品牌公司、釘一釘冒菜店對(duì)其中部分承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

本案一審判決后，各方當(dāng)事人均未提起上訴，一審判決發(fā)生法律效力。

原告在第43類注冊(cè)的防御商標(biāo)是否會(huì)影響對(duì)第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)馳名的認(rèn)定？上海市高級(jí)人民法院審理后認(rèn)為，應(yīng)結(jié)合以下四方面予以綜合考慮。

一是關(guān)于馳名商標(biāo)保護(hù)的立法初衷。馳名商標(biāo)制度的立法目的是給予商標(biāo)與其知名度相匹配的保護(hù)力度。由于馳名商標(biāo)凝結(jié)了更高的商譽(yù)，具有更強(qiáng)的識(shí)別性，承載了權(quán)利人為維護(hù)品牌價(jià)值而付出的更多勞動(dòng)，故基于馳名商標(biāo)可獲得的保護(hù)，較之普通商標(biāo)或企業(yè)名稱權(quán)益而言，在禁用效力可及的范圍、損害賠償金額大小等方面存在明顯差異。倘若僅僅因?yàn)樯虡?biāo)權(quán)人出于防御目的在其他類別上注冊(cè)商標(biāo)，而禁止其選擇以持續(xù)使用的、高知名度的主商標(biāo)提起訴訟，這既不符合法律邏輯，也與法律保護(hù)馳名商標(biāo)的初衷背道而馳。

二是關(guān)于被告侵權(quán)行為的樣態(tài)表現(xiàn)。盡管原告在第43類已注冊(cè)有翅膀圖形商標(biāo)，但被訴侵權(quán)行為不止發(fā)生于第43類餐飲服務(wù)，還發(fā)生于第35類商業(yè)運(yùn)營服務(wù)以及第29類食品產(chǎn)品上。即便原告基于第43類注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行維權(quán)，其效果也不能及于其他類別，仍然需要通過認(rèn)定馳名商標(biāo)尋求跨類保護(hù)。

三是關(guān)于原告受損法益的承載對(duì)象。本案中，由于原告的主營業(yè)務(wù)集中于第42類軟件運(yùn)營服務(wù)，對(duì)第42類文字及翅膀圖形注冊(cè)商標(biāo)投入的宣傳、經(jīng)營成本也最高，在侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)，受損失的法益都集中于持續(xù)使用、高知名度的第42類注冊(cè)商標(biāo)，而非較少使用、低知名度的第43類翅膀圖形商標(biāo)。從損害填補(bǔ)的角度來看，也有必要對(duì)第42類文字和翅膀圖形商標(biāo)是否馳名進(jìn)行審查。

四是關(guān)于民事權(quán)利處分的商業(yè)實(shí)踐。根據(jù)我國民事訴訟法的處分原則，當(dāng)事人有權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)處分自己的民事權(quán)利。所以，發(fā)生商標(biāo)侵權(quán)糾紛時(shí)，可以允許商標(biāo)權(quán)人選擇對(duì)其最為有利的商標(biāo)作為訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)。

結(jié)合這些因素，上海市高級(jí)人民法院認(rèn)為，原告享有第43類翅膀圖形注冊(cè)商標(biāo)并不影響其主張認(rèn)定第42類“釘釘”文字及翅膀圖形注冊(cè)商標(biāo)為馳名商標(biāo)，本案仍有必要對(duì)是否構(gòu)成馳名進(jìn)行審查。

需要注意的是，商標(biāo)被認(rèn)定馳名后可以獲得跨類保護(hù)，但跨類保護(hù)并不等于全類保護(hù)。本案中，釘釘辦公軟件在其線上平臺(tái)開設(shè)訂餐入口，各類餐飲APP借此上線了海量餐廳，可見辦公軟件的使用者天然就是餐飲服務(wù)的接受者。被告在設(shè)計(jì)方案中載明要“借勢(shì)營銷”等，也從側(cè)面說明了其作為餐飲服務(wù)從業(yè)者對(duì)辦公軟件使用者進(jìn)行餐飲服務(wù)消費(fèi)的關(guān)注和洞察。而“釘釘”為多家知名餐飲類企業(yè)客戶提供釘釘軟件等產(chǎn)品或服務(wù)，使得釘釘辦公軟件的使用者與提供餐飲服務(wù)的經(jīng)營者存在較多直接重合。一系列證據(jù)都證明，涉案馳名商標(biāo)與被訴商標(biāo)的商品或服務(wù)之間具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)程度，可以獲得第35類商業(yè)經(jīng)營服務(wù)、第43類餐飲服務(wù)和第29類食品產(chǎn)品上的跨類保護(hù)。